Capítulo primero

Concepto y regulación de la marca tridimensional

I. CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL O DE FORMA

1. CONCEPTO DE MARCA
No resulta sencillo ofrecer una definición del derecho de marca basada únicamente en los textos legales ya que éstos no establecen un verdadero concepto, si bien aportan información relevante sobre los requisitos de protección de este derecho y los signos que son susceptibles de constituir marcas.

En una primera aproximación, tal y como observó FERNÁNDEZNÓVOA, hemos de fijarnos en el carácter de bien inmaterial de este derecho, que es compartido con otros de la familia de la Propiedad Industrial como las patentes y los diseños industriales. Los bienes inmateriales se caracterizan por su inexistencia corpórea o sensible por sí mismos y, en consecuencia, por la necesidad de ser aplicados a bienes y productos concretos. Esto se debe a la independencia entre su corpus mysticum -en este caso, el signo- y su corpus mechanicum -el objeto al que se aplica1-.

Por otra parte, las marcas son signos y forman parte del lenguaje. En este punto pueden ser estudiados desde el ámbito de la semiótica que se centra precisamente en los sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos. Esta disciplina se fija en la dualidad que caracteriza a los signos, compuestos por un significante y un significado que evocan. Como veremos al analizar las funciones de la marca, el significado principal que ésta comunica es el origen comercial de los productos que la incorporan -una misma procedencia que puede tener otras derivaciones como una cierta uniformidad en la calidad de los productos y una reputación de la empresa-. Cuando se produce una unión mental entre el signo empleado y el objeto del signo, estamos ante un proceso semiótico2.

Este componente de significado y de asociación que es de tipo psicológico distingue a la marca de los otros derechos de la propiedad industrial mencionados y ha de tenerse en cuenta desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, la evocación mental que produce la marca no ocurre necesariamente desde el origen de este derecho -con la solicitud de registro ante una oficina de propiedad industrial- sino que se adquiere cuando en la mente del público se produce la asociación deseada. FERNÁNDEZ-NÓVOA considera que la unión o relación entre estas dos realidades desencadena unas 'representaciones en la mente del consumidor', las cuales giran en torno al origen empresarial, el nivel de calidad y la buena fama del producto que porta la marca3.

En las nociones de la marca que nos ofrece la legislación vigente, observamos que el art. 4 RMUE y 3 DMUE afirman que 'podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con tal de que tales signos sean apropiados para:

a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (...) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Hemos de destacar que, como consecuencia de la adhesión de la UE a la OMC, los preceptos europeos respetan el art. 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, Acuerdo ADPIC) y coinciden con éste en buena medida: 'Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos... Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente'.

Se ha sugerido -y criticado- que la amplitud de estos preceptos en relación a lo que puede constituir una marca equivale a decir que 'la marca es lo que la marca hace (o protege4)'. En efecto, creemos que no es desacertada esta opinión ya que hay una identificación parcial de la esencia de la marca con su ámbito de protección pero puede completarse su perfil -y ha de hacerse- con el estudio de sus funciones jurídicas, a las que nos referiremos ut infra.

2. CLASES DE MARCAS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
A. La amplitud de la lista de signos posibles y la aparición de las marcas no tradicionales
Como indicamos en relación al concepto del derecho de marca, al inicio del presente capítulo, los textos legales vigentes han optado por establecer un catálogo amplio de signos susceptibles de ser así tutelados: 'podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos' (arts. 3 DMUE y 4 RMUE). Se trata de una lista completa que comprende prácticamente todos los signos existentes en la actualidad y sus combinaciones pero no es exhaustiva -lo que se desprende del uso de la expresión 'en particular'-. Ello permite dar cabida a los signos que aparezcan en el futuro y que no puedan ser incluidos en ninguna de las categorías existentes.

Esta amplitud en la delimitación de las marcas tiene una consecuencia fundamental, que puede ser calificada como positiva o negativa, que se concreta en que el derecho sobre una marca no se restringe a un tipo particular de signos y se niega a otro u otros. Al contrario, siempre que se cumplan los requisitos -posesión de carácter distintivo y susceptibilidad de representación (ya no gráfica)-, el signo puede convertirse en marca. El Derecho de marcas constituye así, por tanto, un terreno vasto, con pocas fronteras a priori y que puede resultar un tanto pantanoso.

Algunos autores hablan del riesgo de que el sistema de marcas acabe siendo circular y comprenda cualquier tipo de signo reconocible, también los productos y las características de los mismos. Además, a medida que el campo de las marcas se extiende, se producen más casos de solapamiento e intrusismo con los diseños y a las patentes5.

En el fondo, aunque la legislación admite todos estos tipos de signos como marcas, la jurisprudencia y la doctrina hacen una diferencia clara entre los signos tradicionales y menos problemáticos a efectos de protección y aquellos que plantean más incidencias, debido, por ejemplo, a su ausencia de carácter distintivo, a la aplicación de determinadas prohibiciones absolutas y a su relación con otros derechos de propiedad industrial. A estos signos que algunos autores consideran 'advenedizos' al ámbito marcario se los ha denominado 'marcas no tradicionales'. Esto puede observarse en el hecho de que, si bien el registro inicial en las oficinas es relativamente sencillo, los procesos de oposición en las mismas o los de infracción ante los tribunales demuestran una cierta suspicacia o un nivel mayor de exigencia en su análisis por parte de los órganos fiscalizadores. Por ello, algunos autores consideran que debería prestarse atención no tanto a la posibilidad más o menos amplia de registro sino más al ámbito real de protección concedido por estos signos no tradicionales6. En esta categoría de marcas no convencionales se encuentran las tridimensionales.

B. Las diferentes categorías de marcas existentes
Se hace necesario y útil, en este último epígrafe del capítulo, recordar las clasificaciones comúnmente empleadas por las oficinas de marcas en relación a la tipología de los signos registrables.

Una de las más relevantes es la que se realiza sobre la base de la morfología del signo que constituye la marca, de acuerdo con las posibilidades que permite la legislación vigente pero no es la única catalogación útil. La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM7) hace referencia también al criterio de la finalidad específica de diferenciación del signo, lo cual lleva a distinguir tres tipos:

Marcas de productos y servicios, las cuales individualizan productos y servicios respectivamente. También se conocen como marcas individuales.

Marcas colectivas: pertenecen a este grupo los signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es, por tanto, una asociación y no un individuo8.

Marcas de garantía o de certificación: se usan para certificar las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. Es una marca que comunica al público que otra/s marca/s cumplen ciertos parámetros establecidos en un Reglamento de uso9.

En cuanto al tipo o morfología del signo, existen las siguientes variedades de marcas10:

Denominativa: es la marca formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.

Figurativa: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color.

Eslogan: se admiten siempre que tengan carácter distintivo -como el resto de marcas- y éste no precisa de elementos de fantasía o de un 'campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa' si bien estos elementos contribuyen a que la distintividad sea de tipo intrínseco y no solamente adquirida mediante el uso11.

Tridimensional: es la marca que coincide con la forma o una parte del producto sobre el que recae. Sus diferentes aspectos de protección y su problemática específica serán desarrollados en los siguientes capítulos de esta obra.

De posición: es el signo que consiste en la manera específica en la que la marca se coloca o figura en el producto. La Oficina de la Unión Europea sobre Propiedad Intelectual (en adelante EUIPO por sus siglas en inglés12) ha indicado que los criterios que sirven para examinar las marcas de forma pueden ser útiles para analizar también las de posición13.

Patrón: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Color: son aquellas marcas compuestas por un solo color o por una combinación de colores. El primer caso plantea más problemas puesto existe un número limitado de colores y su concesión a las empresas solicitantes implicaría el agotamiento de la gama disponible, concediendo a éstas una ventaja competitiva desmesurada. Esto podría entrar en conflicto con la competencia en el mercado, por lo que se exige que el uso de un color concreto es inusual respecto al producto o servicio concreto. Además, resulta útil para conocer con precisión el color escogido, la utilización de códigos como el creado por la empresa detrás del Libro Pantone14. En el caso de las combinaciones, por el contrario, la denegación de registro debe basarse en hechos o argumentos específicos y en caso de que éstos no se den, debe aceptarse la combinación como marca15.

Sonora: es la marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos, por ejemplo, el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer.

Olfativa: el signo es un determinado olor. La aceptabilidad de este tipo de marcas depende viene condicionada por la posesión de un carácter distintivo por sí mismo, lo cual se desprende de que el consumidor considere que ese sonido es 'memorable' por sí solo16. En la práctica, las melodías suelen acompañarse de otros elementos, dando lugar a marcas multimedia.

De movimiento: son aquellas marcas compuestas de unos elementos visuales en movimiento o de un cambio en la posición de los elementos de la marca, por ejemplo, un logotipo que se descompone.

Multimedia: son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido, pudiendo incluirse entre las mismas los vídeos cortos.

Holograma: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas -esto es, de creación de imágenes a través del uso de la luz-.

Disposición de una tienda: esta posibilidad fue recogida expresamente por la STJUE de 10 de julio de 2014, que contestó a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal alemán de patentes en relación a las tiendas insignia de Apple. Para FERNÁNDEZ-NÓVOA este tipo de marca sería equiparable a la marca de servicio ya que se registra para la comercialización de los bienes o servicios que realiza la empresa que la registra. Parece que uno de los problemas que se presentarán a menudo será la dificultad de observar un carácter distintivo ab initio pero a juicio del autor la originalidad necesaria puede provenir de varios de los elementos que la componen o de su concreta disposición dentro del conjunto17.

Otros: en esta categoría se incluirían los signos que no pueden encuadrarse en algún apartado de esta lista. Como vimos, la permisividad que la legislación muestra respecto a los signos susceptibles de ser protegidos como marcas permite que otros tipos no enumerados explícitamente en el catálogo, accedan también a dicha protección.

Otros autores han aportado una clasificación distinta que toma como base el propósito para el que las registran sus titulares18. En este sentido, encontramos, por ejemplo, las marcas de defensa y las marcas de obstrucción que buscan tutelar los signos similares al propio para establecer un cordón de protección alrededor de la marca. Es importante recordar la caducidad por falta de uso que tiene lugar a los cinco años desde el registro. Por otra parte, como hemos visto en este capítulo, las marcas que son conocidas por el público en general son renombradas porque gozan de fama o renombre entre los consumidores.

Incluimos a continuación una tabla de los principales signos según su morfología. Sólo podemos mostrar al lector aquéllos cuya representación bidimensional es posible.